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【法律評析】台灣專利侵權訴訟—民事法院對專利權更正的處理

2024.03.11


對於不是經常接觸專利議題的人而言,聽聞專利權更正這個概念時,往往會感到疑惑,專利權的範圍不在核准時便已經固定,為何麼可以更正呢?
 
專利權是一種無體財產權,專利權的產生,是由申請人透過文字、圖式提出申請,在權責機關審查後,對於其認為妥適之內容範圍給予專利權。然而,專利權申請的過程中,可能有一些文字記載不清楚、明顯錯誤的誤記,或翻譯上的錯誤,這種情況下,讓專利權人在專利權核准以後,能有機會進行更正,可以讓專利權的範圍更正確的理解。
 
另外,由於專利是一種不確定的權利,如果有先前的技術存在,專利權會被撤銷,而一件專利權的取得,是發明人的研發努力成果,如果在其已經揭露的說明書內,有可以跟先前技術相區別的內容,則讓專利權人透過更正,把專利權調整成跟先前技術不同,進而維持專利權的存在,而不是讓整個專利權被判定無效,也較能鼓勵創新。
 
當然,在專利權通過而已經對大眾為公示後,也不能讓專利權人藉由更正,實質上擴大其專利權的排他效力範圍。因此,專利法對於更正,也設有限制的條件,不能有質擴大或變更公告時之申請專利範圍的情形,以保障社會大眾對於專利權範圍之信賴。
 
這樣的專利更正制度,在實際發生專利侵權訴訟時,會有複雜的情況發生。通常的情況是,被告方會提出證據資料,要求法院判定專利無效;而專利權人如果認為,被告方的證據有威脅性,可能導致專利被判定無效,則會向智慧財產局提出專利更正的申請。
 
如前述,專利更正需要符合法規所要求之條件,並非必然會被許可,而且,專利更正是由是否核准更正是行政機關(智慧財產局)的權責。但是,在發生專利侵權訴訟時,如果民事法院不能決定專利權人提出的更正請求是否合法,而必須等待智慧財產局就專利更正的合法性作出最終決定,才能進行審理,則專利訴訟的審理可能便要耗時許久,而過往,由於沒有法律的明文規定,對於民事法院是否有權在專利訴訟中自行對專利更正的合法性作出判定,往往會有不同意見。
 
因此,在修正後的智慧財產案件審理法中(2023年8月30日起施行),立法者針對在專利侵權訴訟時發生的專利更正制定了一些規定,包括:
  1. 專利權人已向智慧財產局申請更正專利權範圍者,應向法院陳明依更正後之專利權範圍為請求或主張。
  2. 專利權人應以書狀記載更正專利權範圍所依據之事實及理由,並通知他造當事人。
  3. 法院得就更正專利權範圍之合法性自為判斷,並於裁判前表明其法律上見解及適度開示心證。
  4. 法院判斷更正專利權範圍為合法時,應依更正後之專利權範圍為審理。
  5. 法院為判斷更正專利權範圍之合法性,得徵詢智慧財產局之意見;智慧財產局得以書面或指定專人向法院陳述意見。法院就智慧財產局的意見,應予當事人辯論之機會。

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