壹、前言
我國商標法採取註冊主義，亦即只要先申請並取得註冊，法規上就會給予獲得商標權之保護。反過來說，假使商標擁有者並未先向主管機關申請註冊，而將精力放在行銷商品/服務上，等到品牌大紅大紫或是合作夥伴拆夥糾紛等等，就有可能發生被第三人搶註商標的糾紛。當然，我國商標法針對這樣的情況，設有先使用人維護權利之規範，然而真正適用上又是如何呢 ? 本文將透過近期實務案件概略分析。
貳、實務案例
智慧財產及商業法院111年度行商訴字第13號判決，主要是涉及原告(威斯特企業有限公司)於民國108年1月29日以「威斯特企業有限公司標章」商標，指定使用於第18類之「皮夾、皮包、錢包、背包、書包、背囊、腰包、皮箱、手提箱、旅行箱、手提袋、購物袋、公事包、公事箱、行李袋、登山袋、化妝包、旅行袋、皮包背帶、手提箱袋」商品，向被告(經濟部智慧財產局)申請註冊，經被告核准列為註冊第02004583號商標，權利期間自108年8月16日起至118年8月15日止。嗣參加人(瑞士商溫格公司)於109年1月3日以系爭商標之註冊違反商標法第30條第1項第2款、第8款、第10至12款規定，對之申請評定。案經被告審查，認系爭商標有商標法第30條第1項第12款之適用，以110年7月28日中台評字第H01090002」號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分(下稱原處分)。原告不服，提起訴願，經經濟部於110年12月14日以經訴字第11006310120號訴願決定駁回(下稱訴願決定)，原告不服，遂向智慧財產及商業法院提起本件訴訟。本案目前最新狀態為：「訴願決定及原處分均撤銷」，也就是法院判決原告勝訴，系爭商標並無商標法第30條第1項第12款之適用。而為何法院會採納原告理由呢 ? 筆者直接摘要重點如下：
一、
按「商標有下列情形之一，不得註冊：……十二、相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者。但經其同意申請註冊者，不在此限。」商標法第30條第1項第12款定有明文。
二、
參加人未證明原告因與參加人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，而知悉先使用商標存在，且仍基於仿襲之意圖申請註冊商標之事實。
明顯的，法院認為雖然系爭商標有前述商標法第30條第1項第12款，符合其中幾項構成要件，如判決中提到：1.系爭商標與據以評定商標構成近似、2.系爭商標與據以評定商標指定使用於同一或類似商品、3.據以評定商標有先使用之事實等等，然而，本條款主要係在防止意圖仿襲之行為，而法院認為從參加人提出之證據並無法證明原告與參加人之間之關聯性，因此採納原告理由判決其勝訴。
參、評析
綜合本案判決以及筆者實務經驗，對於是否構成意圖模仿抄襲他人先使用商標之情事，不單單只是商標近不近似、商品/服務類不類似的單純問題，還須由先使用人證明申請人之間之關聯性，方能據其撤銷涉及爭議之商標，而先使用人要如何證明 ? 筆者統整幾點供參酌：
一、
先使用之商標：關於「先使用」定義，雖然我國商標法採取註冊主義，但請注意，本條規定用詞是「先使用」而非「註冊」，且亦無區分在國內外何地先使用之分別，因此原則上先使用人如能舉證在意圖仿襲商標申請註冊之時間點前，如國內已行銷商品包裝、國外註冊證等等，只要已有先使用之事實及日期即可。另外提醒，根據商標法之規範，是否先使用之判斷時點，應以申請人之商標申請時間為基準。
二、
具有契約、地緣、業務往來或其他關係：1.先使用人與申請人間之來往信函、交易憑證、採購資料；2.先使用人與申請人間親屬、契約關係之證明文件；3.先使用人與申請人營業地係位居同一街道或鄰街之地址位置證明文件；4.先使用人與申請人因具投資關係，曾為股東、代表人、經理、職員等之股東或員工任職證明文件；5.其他可認定申請人知悉先使用商標存在之證據資料，筆者通常會依據以上相關資料，勾稽出先使用人與申請人之間存在特定關聯性，亦即申請人是基於契約、地緣、業務往來或其他關係，確實知道先使用人商標之存在，也才能夠串聯先使用與意圖仿襲進而符合商標法之構成要件與適用。
三、
意圖仿襲：關於此部分，依據的其實就是前述先使用人與申請人之間存有關聯性時，申請人卻以相同或近似商標申請註冊，就很難說是巧合，應認有意圖仿襲的惡意存在。再者，先使用商標原則上識別性越高，而申請人商標近似程度越高，則越有機會說服法官不是巧合，申請人顯有抄襲之意圖。綜合來說，先使用人若能根據「先使用」、「具有契約、地緣、業務往來或其他關係」等事實證據，來闡述申請人是否存在接觸先使用商標之可能，及選用申請註冊商標是否無正當合理事由，皆能強化申請人有商標搶註條款之適用。
相反的，如果先使用商標權人無法證明以上幾點，就會如本案判決，即使兩造商標近似、指定使用商品/服務類似，卻無法符合商標法規定請求撤銷系爭商標，反而還有被搶註商標人主張侵權之風險。然而，如遭遇到上述情形，先使用人就只能束手無策嗎 ？ 事實上，還有另一種「善意先使用」之救濟主張，待筆者另外撰文介紹。
最後，再假設另一種情形，如申請人行銷花費大量心力，而其所建立商標品牌商譽，若商標因先使用人自身疏失未先註冊商標，反而事後遭到撤銷蒙受損失，是否不利申請人市場上競爭呢 ? 對於先使用人之保護是否可以無限上綱呢 ? 供讀者們一起思考。
肆、結論
如前言，既然我國採商標註冊主義，那麼避免遭到模仿抄襲的方法就是先申請註冊取得商標權，且除非有特殊情事存在，一旦取得商標權至少就有十年之權利存續期間及獲得法律上之保護。而萬一不小心被第三人搶註，也還不到為時已晚之時候，可以根據法規及諸如異議、評定等撤銷程序可以運用，甚至可以針對根本沒有使用之搶註商標提出廢止之程序。然而，事先預防申請總比事後爭訟舉證來的簡單一些，當個聰明的品牌經營者，第一步就是先申請註冊商標吧！
參考資料：
智慧財產及商業法院111年度行商訴字第13號判決
商標法逐條釋義
