【商標解析】智慧財產及商業法院111年度行商訴字第37號行政判決— 立體商標要如何判斷是否有先天識別性

2023.08.07

壹、智慧財產及商業法院111年度行商訴字第37號行政判決
一、案情介紹
　　原告於民國109年4月7日以「檸檬塔立體商標」，指定使用第30類之「檸檬塔」商品(下稱系爭申請立體商標)，向被告申請註冊。經被告審查，認為系爭申請立體商標有商標法第29條第1項第3款規定之情形，應不准註冊。原告不服，提起訴願，遭經濟部駁回訴願，原告不服，遂向智慧財產及商業法院提起訴訟。

(圖1)

(圖2)

(圖3)

(圖4)

(圖5)

(系爭申請立體商標之立體形狀視圖)

貳、爭點
　　系爭申請立體商標是否具有先天識別性？

智慧財產法院判決理由摘錄

(一)

按以立體形狀、顏色申請商標註冊，與以平面圖樣申請註冊者相同，皆須具識別性，始能獲准註冊；在相同之圖樣若以平面型態申請商標註冊，固具識別性，但以立體形狀、顏色申請註冊時，則因該立體形狀、顏色即為商品本身之形狀、顏色或商品包裝容器之形狀、顏色，常與商品密不可分，在消費者之認知中，通常亦將之視為提供商品實用或裝飾者，而非區別商品來源的標識，而不具先天識別性；是以，在判斷立體形狀、顏色商標先天識別性時，對於為商標指示商品/服務來源，並與他人的商品/服務相區別識別性之證明力要求，應較平面圖樣嚴格。此係因立體商標形狀、顏色在消費者的認知上，易與商品本身之形狀或商品容器包裝二者相混之特性，依相關消費者之認知，通常將之視為提供商品功能之形狀或具裝飾性之設計，不會認為形狀傳遞商品來源之訊息（最高行政法院104年判字第792號判決意旨參照）。

(二)

本件系爭申請立體商標係由「淡黃色奶油內餡」與「咖啡色圓形塔皮」所組合而成之檸檬塔，其中淡黃色內餡則係自塔皮內部中心處採用由下而上往外擴散堆疊的擠花手法，使塔面上呈現出一朵綻放著嫩黃花瓣的「立體玫瑰花朵」圖樣。然淡黃色玫瑰花造型外觀縱予相關消費者特殊之感覺，亦僅屬商品本身之形狀、顏色，就相關消費者之認知，通常將之視為商品本身之裝飾性設計，難認有足資與他人商品區別之識別性。

(三)

由103年之鮮奶油玫瑰花-蛋糕裝飾等教學影片，以及網路資料、相關業者推出玫瑰花造型之塔類商品，可見系爭申請立體商標109年4月7日申請前，甚至早於103年間，此等立體玫瑰花造型即係業界在糕點商品上常見之裝飾性奶油擠花手法。況且原告在其Cream Tea臉書專頁中表示其玫瑰花造型是「運用奶油擠花嘴的效果」，益徵原告僅係將上開常見之奶油擠花手法運用在檸檬塔商品上，尚難認具有表彰商品來源之功能。

(四)

另外由網路文章或媒體報導介紹原告及其他業者之「玫瑰檸檬塔」商品時，多會以「超美」、「夢幻」等詞彙形容該款商品，可見相關消費者對於檸檬塔商品之選擇購買上，除以美味為基本要素外，多少仍有一定程度之美感考量，是業者為吸引相關消費者之目光，外觀上以玫瑰花造型作為設計或變化，在相關消費者之認知，通常將之視為提供商品本身具裝飾性之設計，而非將之作為識別商品來源之標識，自不具有先天識別性。

(五)

從而，衡酌系爭申請立體商標是業界在糕點商品上常見之裝飾性奶油擠花手法，且相關消費者在選擇檸檬塔商品對於外觀風格及美感考量之特性，可認以系爭申請立體商標作為商標，並指定使用於「檸檬塔」商品，因該商品本身之形狀即與商品密不可分，依相關消費者之認知，通常將之視為提供商品本身具裝飾性之設計，而非區別商品來源之標識，不具有先天識別性。

參、分析
　　通常我們較常見的商標態樣莫過於圖形、文字、記號或將上述要素加以組合之聯合式，但隨著商業之變化，業者運用立體形狀、聲音、顏色等吸引消費者認識進而購買產品，使立體形狀、聲音、顏色等也可能成為區別商品或服務來源之標識。不過因為消費者一開始看到立體形狀、聲音、顏色等，可能會認為這是商品本身形狀、包裝或裝飾等，而不會將之作為表彰商品來源的商標，因此在是否具有識別性這個問題上，與傳統圖形、文字或記號等商標之情況有所不同，智慧財產局即訂有「非傳統商標審查基準」作為這類商標識別性判斷之依據。

　　在非傳統商標審查基準中，關於立體商標識別性的判斷係以消費者的認知及商品特性為考量之因素，而商品本身雖有特殊形狀，但特殊形狀的設計經常只是為了使商品更具有吸引力所為之裝飾設計，消費者通常不會將之視為商品來源的識別標識，而不具先天識別性；但若商品形狀極其特殊，與業界通常採用的形狀有極顯著的不同，且超乎消費者的預期，使人產生深刻的印象，該顯著差異足以使消費者不認為其屬功能或裝飾性的設計，而得僅以該形狀識別商品或服務的來源，該形狀即具指示商品來源的功能，而有先天識別性。從上述基準之描述中，我們可以發現「消費者的認知」是否會將立體形狀視為裝飾設計，確具有關鍵性的影響，而該部分具體應如何判斷，或可以參考那些因素，從本案判決可以獲得一些啟發。

該立體形狀是否為業界常見之裝飾
對此法院考量透過擠花手法形成玫瑰花作為蛋糕、糕點裝飾在系爭申請立體商標申請日之前已屬常見，所以將業者所慣用的奶油擠花手法運用在檸檬塔商品上，難以具有表彰商品來源之功能。
消費者對立體形狀之印象
本案中系爭申請立體商標係檸檬塔之外觀，即塔皮、內餡與擠花手法製成之玫瑰花，屬於檸檬塔商品本身之形狀，消費者僅憑檸檬塔商品結合玫瑰花辨識商品之來源恐有困難，尤其如前所述在糕點上加上奶油花朵作為裝飾屬常見，檸檬塔商品外觀上有玫瑰花之特殊設計，容易給消費者裝飾性的功能，故難以產生與他人商品相區別之識別性。
商品外觀是否為消費者購買之因素
現今消費者在購買甜點等商品時，特殊、美麗的造型、裝飾也會成為消費者考慮是否購買的因素之一，例如：消費者因為鏡面蛋糕外型夢幻，或蛋糕上之大理石紋令人感覺時尚，而引起消費者購買之興趣。故法院以商品外型亦為影響消費者購買之因素，玫瑰花外型的檸檬塔在消費者的認知中，通常也會將之作為商品本身之裝飾設計，而欠缺識別性。
最先發想並利用既有糕點裝飾手法可否作為具識別性之有利主張
本案中即使原告最先發想將奶油擠花手法製成的玫瑰花置於檸檬塔商品上，但因為該想法及製作仍然是利用常見的擠花手法為商品裝飾性，即使所製成的玫瑰花有其特殊的感覺，但消費者並不會仔細觀察花瓣角度、密度、色澤等，縱有該等細微的差異，也難以使消費者一望即知商品上的玫瑰花與他業者之玫瑰花有差別，而無法產生區別商品來源之作用。

　　但仍須留意，雖然本案中商品本身的立體形狀被認定是商品之裝飾而不具識別性，不過若使用他人之著名商標作為商品之裝飾，例如：以迪士尼已註冊商標之卡通人物圖案裝飾在蛋糕、糕點等商品上，雖然圖案本身仍然有裝飾的效果，但是由於該等圖案已與商標權人產生密切之關聯，且該等知名企業亦經常有授權，或與其他領域業者合作聯名款之行銷行為，因此以該等圖案裝飾在蛋糕、糕點等商品上，仍可能會使消費者誤以為商品與該商標權人有關，或二者間具有授權關係，因此消費者會依據該等圖案辨識商品來源，這類的裝飾圖案則仍具有識別性，不論是平面圖案裝飾，或是翻糖手法之立體裝飾，仍有侵權的疑慮。

肆、結論
　　雖然商標申請人對於自身商品外觀會覺得十分特殊，且認為可以作為表彰自己商品來源的標識，但無可避免的，以商品本身或包裝的外型申請立體商標，由於商品本身的形狀與商品有密不可分之關係，且消費者在接觸該商品時較容易將特殊之部分當作商品之裝飾，而非單純以該特徵作為辨識商品來源之標識，因此難具有先天識別性。在如糕點領域，業者在做出會吸引消費者購買之商品設計，可能會使相關業者紛紛效尤，使用蛋糕、點心常見之裝飾手法亦為相關業者可輕易製作，在考量常見之蛋糕、糕點裝飾手法並不宜由特定業者取得專用權，否則在市場上可能只有特定業者可以生產、販售有玫瑰花裝飾之蛋糕、檸檬塔，而妨礙市場公平競爭，故綜合各方面考量，若以同業慣用手法進行商品裝飾，該商品本身除非形狀、外型極其特殊，消費者一望即知商品與他人之商品來源不同，否則實難以被認定具有先天識別性。

(本文所附圖片來源為：智慧財產局商標檢索系統申請第109921528號商標資料)

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